Leitfaden für Startups: Wie entwickle ich einen Markennamen, der nicht mit älteren Marken kollidiert?

Grundlagen: Ein freier Name ist kein anmeldbarer Name

Eine eingetragene Marke schützt ihren Inhaber nicht nur gegen identische Zeichen, sondern gegen alle Zeichen, die ihr so ähnlich sind, dass Kunden sie verwechseln könnten. Das Amt fragt bei einem Widerspruch nicht, ob zwei Namen gleich sind, sondern ob ein durchschnittlicher Kunde, der die ältere Marke flüchtig in Erinnerung hat, den neuen Namen für dieselbe oder eine verbundene Herkunft halten könnte.

Dabei zählt nicht nur der Name, sondern auch, wofür er angemeldet wird. Je näher die Waren oder Dienstleistungen beieinander liegen, desto weiter müssen die Namen voneinander entfernt sein, und umgekehrt. Ihr Name muss also Abstand halten zu allem, was für ähnliche Waren bereits im Register steht. Das Deutsche Patent- und Markenamt führt mehrere hunderttausend aktive Marken, das Amt der Europäischen Union über zwei Millionen, und alle gelten in Deutschland.

Konsequenz für Startups: Prüfen Sie nicht, ob Ihr Name schon vergeben ist. Prüfen Sie, wem er ähnlich ist.

Das Amt vergleicht zwei Namen auf drei Ebenen: wie sie aussehen, wie sie klingen, was sie bedeuten. Ähnlichkeit auf einer Ebene kann genügen. Für Wortmarken ist in der Praxis der Klang die wichtigste Ebene, weil Kunden Marken weiterempfehlen, am Telefon nennen und in Suchfelder tippen, ohne das Schriftbild vor Augen zu haben.

Eine Bedeutung kann Abstand schaffen, aber nur, wenn ein Name einen klaren Sinn hat, den der Kunde ohne Nachdenken erfasst. Zwei Kunstwörter ohne Bedeutung neutralisieren sich nicht gegenseitig; dann entscheiden Klang und Schriftbild allein.

Praxistipp für Gründer: Lassen Sie jeden Kandidaten von drei Personen vorlesen, die ihn vorher nicht gesehen haben. Notieren Sie, wie sie ihn aussprechen. Diese Aussprache ist das, was das Amt vergleicht, nicht Ihre Schreibweise.

Beim Klang achten Prüfer auf zwei Dinge, die Gründer meist unterschätzen.

Die Vokalfolge

Zwei Namen mit derselben Abfolge von Vokalen klingen ähnlich, auch wenn die Konsonanten abweichen. Ein Name mit der Vokalfolge i-o-a kollidiert eher mit einem anderen Namen derselben Vokalfolge als mit einem, der dieselben Konsonanten, aber andere Vokale trägt.

Der Wortanfang

Kunden merken sich den Anfang eines Namens besser als das Ende. Zwei Namen, die mit derselben betonten Silbe beginnen, gelten schneller als ähnlich als zwei, die nur am Ende übereinstimmen. Die Regel hat eine Ausnahme, die zu Schritt 3 führt: Beginnt der Name mit einem beschreibenden Bestandteil, trägt dieser Anfang die Ähnlichkeit nicht, weil der Kunde ihn als Sachangabe liest; dann entscheiden die Endungen.

Praxistipp für Gründer: Wenn Sie Kandidaten entwickeln, schreiben Sie zu jedem die Vokalfolge und die betonte Anfangssilbe auf. Vergleichen Sie diese beiden Angaben mit den ähnlichen Namen, die eine Recherche findet. Ein Kandidat, der in beiden Angaben mit einem Treffer übereinstimmt, ist zu nah, unabhängig davon, wie verschieden er aussieht.

Viele Gründer bauen ihren Namen aus einem beschreibenden Kern und einer Endung: „Flux“ für Energie, „Med“ für Medizin, „Learn“ für Bildung, „Intelli“ oder „AI“ für künstliche Intelligenz, und dann „-io“, „-ly“, „-ora“ oder „-ix“ hinten dran. Diese Namen haben zwei Probleme zugleich, und beide entstehen aus demselben Umstand.

Ein Kunstwort ohne erkennbaren Stamm hat mehr Abstand zu allem, was im Register steht, und zugleich mehr Schutz gegen alles, was nach Ihnen kommt. Namen, die nichts bedeuten, sind in beide Richtungen stärker.

Praxistipp für Gründer: Beschreibende Anklänge sind nicht verboten; ein Name, der die Branche andeutet, verkauft sich im Marketing leichter. Treffen Sie die Entscheidung aber bewusst und mit dem Wissen, was sie kostet: ein höheres Kollisionsrisiko bei der Anmeldung und einen engeren Schutz danach.

Eine zweite Konstruktion sehen wir ebenso oft: Ein Name übernimmt ein bestehendes Markenwort und fügt ihm etwas hinzu. Der Firmenname davor, ein Produktzusatz dahinter, oder zwei kurze Wörter, von denen eines bereits als Marke eingetragen ist.

Die Erwartung ist, dass der Zusatz Abstand schafft. Das tut er in der Regel nicht. Enthält Ihr Name die ältere Marke vollständig und stellt ihr nur ein Wort voran oder nach, sieht das Amt darin einen Hinweis auf Ähnlichkeit. Kunden könnten annehmen, das neue Zeichen sei eine Produktlinie oder eine Tochter des älteren Markeninhabers. Besonders schwach ist ein Zusatz, der den Sinn des übernommenen Worts nur verstärkt.

Abstand entsteht erst, wenn die Bestandteile zusammen eine Einheit mit eigenem Sinn bilden, in der das übernommene Wort nicht mehr als eigener Herkunftshinweis wahrgenommen wird. Ob das der Fall ist, beurteilt das Amt im Einzelfall. Darauf sollten Sie nicht wetten.

Praxistipp für Gründer: Prüfen Sie bei einem zweiteiligen Namen jeden Teil für sich. Ist einer davon für Ihre Waren bereits als Marke eingetragen, hilft der andere Teil meist nicht.

Eine Marke wird nicht für ein Wort angemeldet, sondern für ein Wort in Verbindung mit einem Verzeichnis von Waren und Dienstleistungen. Dieses Verzeichnis entscheidet, wogegen Ihr Name überhaupt kollidieren kann. Die meisten Gründer behandeln es als Formular, das sie nach der Namenswahl ausfüllen. Es gehört an den Anfang.

Das Verzeichnis aus der Vorlage

Jede Position, die Sie nicht brauchen, öffnet ein Kollisionsfeld, das Sie nicht brauchen.

„Software“ bei KI-Dienstleistungen

Wer eine KI-gestützte Dienstleistung anbietet, etwa Textanalyse, Beratung oder Vermittlung über eine Plattform, meldet reflexhaft „Software“ in Klasse 9 an, weil die Dienstleistung mit Software erbracht wird. Damit beansprucht er eine Ware, die er nicht verkauft, und holt sich jede eingetragene Softwaremarke als möglichen Gegner ins Haus.

Die Gerichte unterscheiden hier deutlich. Software, die als Werkzeug einer Dienstleistung dient und nicht gesondert erworben werden kann, ist für das Markenrecht keine Ware „Software“, sondern Teil der Dienstleistung. Ein Oberlandesgericht hat 2022 entschieden, dass zwischen einer softwaregestützten Marketingplattform und dem Angebot von Software keine Ähnlichkeit besteht, und davor gewarnt, den Begriff „Software“ so weit zu verstehen, dass alles, was heute mit Software arbeitet, ähnlich wäre.

Praxistipp für Gründer: Beschreiben Sie im Verzeichnis, was Sie tatsächlich anbieten. Verkaufen Sie eine App oder ein Programm, ist das Software. Erbringen Sie eine Dienstleistung mit Hilfe einer App, ist das die Dienstleistung; Klasse 9 gehört nur dazu, wenn Sie die App auch als Produkt vertreiben. Das Verzeichnis muss dabei zu Ihrem Vorhaben passen, nicht nur auf dem Papier: Wer sein Verzeichnis eng fasst, um einer älteren Marke auszuweichen, und dann doch in deren Kernbereich tätig wird, hat sich nur auf dem Papier geschützt.

Wenn die Recherche eine ähnliche ältere Marke findet, ist das noch kein Urteil. Ein älteres Recht ist nur so stark, wie es durchgesetzt werden kann, und dafür gibt es zwei Fragen, die über das Register hinausgehen.

Die Benutzungspflicht

Eine Marke, die seit mehr als fünf Jahren eingetragen ist, muss ihr Inhaber für die eingetragenen Waren tatsächlich benutzen, sonst kann er sie gegen Sie nicht durchsetzen. Legt er in einem Widerspruchsverfahren die Marke vor, können Sie verlangen, dass er die Benutzung nachweist. Gelingt ihm das nur für einen Teil der Waren, zählt nur dieser Teil. Eine Marke, die vor acht Jahren für „Software“ eingetragen wurde, aber nur für eine Buchhaltungsanwendung benutzt wird, schützt im Widerspruch nur noch Buchhaltungssoftware und was dem gleichartig ist.

Maßgeblich ist der Tag, an dem Sie anmelden. Liegt die ältere Marke an diesem Tag noch innerhalb ihrer fünfjährigen Schonfrist, gibt es keine Einrede, und der Inhaber kann sie im vollen Umfang des Registers gegen Sie einsetzen, ob er sie benutzt oder nicht. Manchmal liegt der beste Rat deshalb darin, mit der Anmeldung einige Monate zu warten, bis die Schonfrist der kritischen Marke abgelaufen ist.

Was Sie über die Benutzung wissen

Ein Blick auf die Website des Inhabers beweist nichts. Dass ein Unternehmen online wenig zeigt, heißt nicht, dass es die Marke nicht benutzt; dass es viel zeigt, heißt nicht, dass es sie für die Waren benutzt, die Ihnen im Weg stehen. Ob eine Benutzung rechtserhaltend ist, hängt von Zeitraum, Gebiet, Umfang und Warenbezug ab, und das klärt nur eine Benutzungsrecherche, die Handelsdaten, Archive und Produktnachweise auswertet.

Ergibt sie, dass eine Marke seit mehr als fünf Jahren nicht benutzt wird, können Sie beantragen, sie für verfallen zu erklären. Das ist ein eigenes Verfahren; die ältere Marke verschwindet erst, wenn es erfolgreich abgeschlossen ist, und der Inhaber kann die Benutzung bis dahin wieder aufnehmen.

Praxistipp für Gründer: Lesen Sie in einem Rechercheergebnis zu jeder kritischen Marke zwei Angaben: Ist sie am Tag Ihrer Anmeldung benutzungspflichtig, und beansprucht sie einen breiten Oberbegriff, von dem Ihr Vorhaben nur einen Teil berührt? Beides zusammen eröffnet Spielraum, den eine Benutzungsrecherche klären kann.

Viele Gründer lesen das Ergebnis einer Recherche als Ja oder Nein. Dazwischen gibt es einen Weg, den Sie mit seinen Bedingungen und einem Risiko kennen sollten, das die wenigsten vorher bedenken.

Der Weg

Sie melden den Namen an, obwohl eine ältere Marke im Weg steht, weil diese Marke benutzungspflichtig ist und Sie im Widerspruchsverfahren die Benutzungseinrede erheben können, oder weil ein anderer Lösungsweg offensteht. Sie nehmen bewusst in Kauf, dass der Inhaber Widerspruch erhebt, und stellen die Benutzung des Namens zurück, bis die Lage geklärt ist.

Das Risiko, das übersehen wird

Schon die Anmeldung kann einen Angriff auslösen, nicht erst die Benutzung. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die Anmeldung einer Marke die Vermutung begründet, der Anmelder werde das Zeichen für die angemeldeten Waren demnächst benutzen, und dass der Inhaber eines älteren Rechts ihn deshalb vorbeugend auf Unterlassung in Anspruch nehmen kann, auch durch eine kostenpflichtige Abmahnung. Dass Sie die Benutzung zurückgestellt haben, ändert daran nichts; Ihre interne Absicht sieht der Inhaber nicht.

Die Gefahr lässt sich beseitigen, indem Sie die Anmeldung zurücknehmen oder das Verzeichnis einschränken. Schadensersatz schulden Sie vor der Benutzung nicht. Das Risiko der Anmeldung besteht also aus Amtsgebühren, Widerspruchskosten und möglichen Abmahnkosten, und es hat einen definierten Ausweg.

Dieser Weg steht nicht offen, wenn Sie den Namen bereits benutzen, wenn die ältere Marke noch in der Schonfrist liegt und nichts anderes hilft, oder wenn Namen und Waren identisch sind. Er ersetzt keine Recherche; er setzt sie voraus.

Praxistipp für Gründer: Wenn der Name für Sie unverzichtbar ist, fragen Sie nach der Recherche nicht „Darf ich?“, sondern „Unter welchen Bedingungen, mit welchem Risiko und mit welchem Ausweg?“. Eine Empfehlung, die diese drei Angaben enthält, ist eine Entscheidungsgrundlage. Eine, die sie nicht enthält, ist es nicht.

Häufige Fehler bei der Kollisionsvermeidung

• Nur die Domain und Google geprüft: Das prüft Identität, nicht Ähnlichkeit. Markenbenutzung findet in Lieferketten, im Großhandel und in Branchen statt, die online kaum sichtbar sind. Wer so prüft, findet die Marke nicht, die ihm später den Widerspruch schickt.
• Den Inhaber statt das Verzeichnis beurteilt: Das Amt vergleicht Verzeichnis mit Verzeichnis, nicht Unternehmen mit Unternehmen. Ein Inhaber, der heute etwas anderes macht, klein ist oder inaktiv wirkt, kann morgen Widerspruch erheben. Dass er bisher nie Widerspruch erhoben hat oder nur wenige Marken hält, sagt nichts über den nächsten Fall.
• Auf die Zahl ähnlicher Marken vertraut: Eine Vielzahl ähnlicher Drittmarken schwächt eine ältere Marke nur, wenn diese Drittmarken tatsächlich im Markt benutzt werden, und das müsste nachgewiesen werden. Die bloße Zahl der Einträge hilft nicht.
• Die ältere Marke für zu Unrecht eingetragen gehalten: Im Widerspruchsverfahren wird nicht geprüft, ob die ältere Marke hätte eingetragen werden dürfen; sie gilt, solange sie eingetragen ist. Dagegen vorgehen können Sie nur in einem eigenen Löschungsverfahren.
• Den Ablauf der Schonfrist als Entwarnung gelesen: Der Ablauf eröffnet Ihnen die Einrede, mehr nicht. Ob der Inhaber die Benutzung nachweisen kann, wissen Sie nicht, und ein aktives Unternehmen kann das in der Regel.
• Mit einem Kandidaten in die Recherche gegangen: Wer mit einem Namen kommt, in den schon Logo, Domain und Pitch-Deck investiert sind, hat bei einem Treffer keine gute Option mehr. Drei bis fünf Kandidaten und ein Verzeichnis, das das Vorhaben beschreibt, geben der Recherche etwas zu entscheiden.

FAQ: Markenkollisionen vermeiden (10 Fragen für Gründer)

Fazit: Ein Name, der Abstand hält, ist der, den Ihnen später niemand nimmt

Eine Markenrecherche kann Ihnen sagen, welche älteren Marken Ihrem Namen für Ihre Waren im Weg stehen, wie nahe sie ihm kommen, ob sie benutzungspflichtig sind und welche Wege es gibt, mit ihnen umzugehen: ein engeres Verzeichnis, eine Abwandlung des Namens an der richtigen Stelle, das Abwarten einer Schonfrist, eine Benutzungsrecherche, eine Vereinbarung mit dem Inhaber oder eine Anmeldung mit offenen Augen. Sie kann nicht sagen, ob der Inhaber tatsächlich Widerspruch erheben wird, und sie klärt die Benutzungslage nicht, solange Sie das nicht gesondert beauftragen. Am meisten leistet sie, wenn Sie sie am Anfang der Namensentwicklung einsetzen: mit drei bis fünf Kandidaten statt einem, mit einem Verzeichnis, das Ihr Vorhaben beschreibt, und mit der Bereitschaft, den Namen an der Stelle zu ändern, an der er kollidiert.